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청구범위의 감축과 권리범위
작성자 김일곤 번호 559 작성일 2017-10-10 조회수 19

특허청구범위를 해석함에서 참작할 것으로서 “의식적 제외 사실”이 있다. 의식적 제외 사실이란 출원인이 심사과정에서 거절이유를 극복하기 위하여 적극적으로 주장한 사실을 의미하며, 출원인의 이러한 주장이 인정되어 특허등록이 되었다면 추후 이와 모순되게 주장할 수 없게 되는데, 영미법에서 발전해온 금반언의 원칙(Estoppel)이 특허법 체계에 적용된 것으로 이해한다.

이러한 의식적 제외 사실이 있을 때 자기모순 금지의 원칙에 따라 특허청구범위를 해석함에서도 구속력이 인정되어 특허권의 효력이 제한될 수 있다. 따라서 이러한 의식적 제외 사실은 균등론에 따른 특허청구범위의 확장 해석을 제한하는 강력한 수단으로 작용하기도 한다. 다만, 출원 과정에서 특허청구범위를 감축한 사실만으로 해당 구성이 무조건 의식적 제외 사실에 해당한다고 볼 수 없다는 사실도 함께 고려해야 한다. 이와 관련된 판례를 살펴보면 다음과 같다.

대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결[권리범위확인(특)]
『,,,,,특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다. 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다,,,,,』

대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결[권리범위확인(특)]
『,,, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항의 보정은 위 청구항이 인용발명에 비하여 신규성과 진보성이 없다는 피고의 이의신청에 대응하여 행하여진 것으로서 원고가 그 보정과 함께 제출한 특허이의답변서에서 인용발명에는 염기서열이 전혀 기재되어 있지 않으므로 염기서열의 기재를 추가한 정정 후의 제1항은 신규성과 진보성이 있고, 삭제 전의 특허청구범위 제2항의 내용을 제1항에 결합시킴으로써 EPO를 제조하는 방법을 DNA 서열로써 더욱 특정한 것이라는 취지로 진술하고 있는 사실 및 실제로 인용발명에는 보정에 의하여 추가된 DNA 서열과 직접 연관지을 만한 내용이 나타나 있지도 않은 사실이 인정되므로 원고가 특허청구범위 제1항에 DNA 서열의 기재를 추가하여 보정을 함에 있어서 추가된 DNA 서열과 균등관계에 있는 것을 자신의 권리범위에서 제외할 의도였다고 단정하기는 어렵고 달리 이와 같이 인정할 만한 자료가 없음에도 불구하고, 원심이 정정된 특허청구범위 제1항이 삭제된 특허청구범위 제2항의 내용을 포함시킴에 제2항의 기재 내용 중 "일부"를 제외하였다는 사정만을 내세워 그 판시와 같은 이유로 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항과 균등관계에 있음에도 불구하고 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 것은 균등물과 출원경과금반언의 관계에 관한 법리를 오해하거나 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고,,,,』

이러한 판례의 태도를 보면 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 하나 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사실만으로 감축에 해당하는 구성이 무조건 의식적 제외 사항은 아니다. 선행기술을 회피하기 위하여 선행기술에 제시된 구성을 배제하게 감축한 경우에 해당하는지 여부 등을 종합적으로 고려할 필요가 있으며, 선행기술을 회피하기 위하여 선행기술에 제시된 구성을 배제하도록 감축한 경우가 아니라면 감축에 해당되는 구성과 균등관계에 있는 구성까지 권리범위에서 제외되는 것은 아님을 염두에 두어야 한다.

따라서 특허권자의 입장에서는 출원 과정에서 보정한 사실이 있다는 이유만으로 지나치게 권리범위를 축소 해설할 필요는 없으며, 회피 설계의 의도를 가진 제3자의 입장에서도 단순히 보정된 내용이라는 이유만으로 의식적 제외 사실에 해당한다고 속단할 것이 아니다. 그 분야의 전문가와 상담하여 불필요한 법적 분쟁을 미리 막아야 하겠다.
 
 
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